立体商标固有显著性的判断

2018-08-22

新闻来源：中华商标杂志

案情

内容描述：

原告（上诉人）：圣·托斯有限公司

被告（被上诉人）：国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）

国际注册第1047061号图形商标（下称诉争商标）是具有小熊外型的立体商标，圣·托斯有限公司将该商标申请使用在其指定的第18类“皮革及人造皮革、不属别类的皮革及人造皮革制品、兽皮、箱子及旅行袋、雨伞”等及第25类“服装、鞋子、帽类制品”商品上，国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）认为诉争商标没有显著性，作出驳回决定。圣·托斯有限公司在法定期限内提出复审。商标评审委员会作出商评字〔 2013〕第33820号《关于国际注册第1047061号图形商标驳回复审决定书》（下称被诉决定），决定：诉争商标予以驳回。

审判

内容描述：

圣·托斯有限公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院认为，诉争商标易使相关消费者认为其是商品装饰的一部分，而不会将其作为商标进行识别。故诉争商标使用在其指定的商品上，缺乏显著特征，不能起到区分商品来源的作用。一审判决维持被诉决定。

圣·托斯有限公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院认为，从商业认知和使用形式来看诉争商标具有显著性，故撤销一审判决和被诉决定，责令商标评审委员会重新作出决定。

重点评析

本案涉及立体商标显著性的判断问题。在立体商标显著性的判断方面，基于长期或广泛使用而获得显著性进而可以作为立体商标予以注册，目前并没有太多争议。而对于立体商标是否具有固有显著性以及如何判断其固有显著性则存在不同的认识。笔者结合小熊立体商标案，尝试剖析立体商标固有显著性的内涵以及司法判断标准。

一、三维标志是否具有固有显著性

对由产品自身形状或包装的形状或者单纯的立体形状所构成三维标识之显著性的认定是各国商标法的共同难题。《中华人民共和国商标法》（下称商标法）对于三维标志显著性判断仅从否定性方面予以规定，例如，商标法第十二条中规定，以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。也就是说，如果该三维标志仅仅是由商品自身的性质产生的形状或者为了获得某种技术效果而需有的商品形状又或者该三维标志为商品的价值增加了实质性内容，则属于不具有固有显著性的标志，不得作为商标给予注册。针对如何判断三维标志是否具有显著性，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（下称商标授权确权司法解释）在第九条又是从否定性角度规定，仅以商品自身形状或者自身形状的一部分作为三维标志申请注册商标，相关公众一般情况下不易将其识别为指示商品来源标志的，该三维标志不具有作为商标的显著特征。但是，如何从正面直接判断三维标志是否具有显著性，我国商标法及其司法解释则均未予以正面回应。这是导致目前对于三维标志固有显著性判断标准不一的一个重要原因。但是可以肯定的是，我国商标法并没有从法律规则层面直接排除三维标志具有固有显著性的可能，进而排除在商标法保护范围之外。这也与《与贸易有关的知识产权协议》第15条的规定相一致，即任何可以通过视觉感知的并具有显著性的标志都应可以被注册为商标。

然而，到目前为止，各国的商标审查机关和法院在立体商标的显著性审查方面仍没有形成成熟、有效的法律解释和适用模式。从我国的立法及司法解释的规定来看，对于三维标志的固有显著性判断是否可以解释为凡是不属于商标法第十二条规定的三种情形的三维标志均具有固有显著性呢？如果这样的解释成立，则必然会导致之前被否定显著性的大量三维标志进入注册商标的范畴，例如，金莎巧克力案、之宝打火机案、三叶草密封端钮案、芬达瓶案和雀巢方形瓶案等。而从提高商标授权确权质量的角度来看，这样的解释则失于宽泛，并没有体现商标显著性判断的体系化要求，因为，商标法第九条还就商标获准注册的基本条件作了统一性规定。此外，从目前的实践来看，显然这样的推论也是不成立的。在实践中，大量的三维标志是通过商标法第十一条第三项其他缺乏显著特征的理由予以否定其固有显著性的，那么如何判断三维标志是否具有固有显著性则成为司法实践中的关键问题。

二、三维标志固有显著性判断在实践中的争议

有学者根据以往的商标审查实践和司法实践总结认为，在构成立体商标的三维标志中，以下类型标志的显著性认定通常不存在问题：一是与指定使用商品没有任何关系的立体形状；二是含有文字、图形等其他显著成分的立体标志；三是经过明显独特设计或具有独创性的三维标志；四是具有获得显著性的三维标志。正如前文所述，第四种情况目前对于结论已有共识。然而其他三种情况在实践中特别是针对商品或包装容器之外的三维标志显著性的判断结论仍存在不小的争议。以本案小熊三维标志而言，其与指定商品没有任何关系，系经过明显独特设计或具有独创性的三维标志，然而其显著性判断在不同程序不同判断主体之间却存在明显不同的判断标准和思路。

在小熊立体商标案中，商标局、商标评审委员会以及一审法院均认为小熊三维标志不具有显著性，其中商标评审委员会的理由是小熊三维标志的整体外观、视觉效果与普通立体小熊差别不明显，指定使用在箱子及旅行袋、雨伞等商品上缺乏显著特征。属于商标法规定的其他缺乏显著特征的情形。一审法院的理由是涉案小熊三维标志易使相关消费者认为其是商品装饰的一部分，而不会将其作为商标进行识别。故诉争商标使用在其指定的商品上，缺乏显著特征，不能起到区分商品来源的作用。二审法院则否定了前序程序的认定，认为小熊三维标志具有固有显著性。其首先分析涉案的小熊三维标志，认为该标志本身不具有功能性作用，也就是不属于商标法第十二条规定的

情形，且该标志与指定使用的商品没有任何联系。至此，该三维标志已经具备了可以作为商标予以注册的可能性。继而，二审法院进一步认为，涉案三维标志能否予以商标注册还需要考察，其在使用中能否发挥传递和区分商品来源信息的作用，这又需要考虑相关公众对其商业认知及其使用形式，进而认为诉争商标具有显著性。

从前述三个阶段不同主体的判断来看，对于三维标志的固有显著性判断至少存在以下三种认定思路和标准：一是以三维标志是否具有独创性作为判断其是否具有显著性的标准；二是将相关公众是否能够将该标志识别为商标作为是否具有显著性的标准；三是在肯定识别性基础上从商业认知及其使用形式来判断该标志是否能够起到识别作用。前述三种判断思路和标准概括起来就是两个核心问题，即在判断三维标志固有显著性时独创性与显著性的关系和通过何种方式判断其是否具备识别性。

三、三维标志固有显著性判断需要考虑的因素

（一）独创性对于显著性的影响

关于独创性与显著性的关系问题需要回归到对显著性的内涵理解的角度来看待。显著性是标志能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的特性。独创性原本为著作权法中对于作品的判断要件，而在商标显著性判断中其可以成为判断显著性的一种方法。因为，具备独创性的标志一般不属于常用标识或惯用标识，能够引起消费者的特别注意并在脑海中留下印象，消费者可以凭此印象来识别商品。这里的独创性仅指著作权权法意义上的表达独创性，与专利法中的创造性不同，独创性与功能性作用没有关联。因此，具备独创性的三维标志更能够具备显著性，独创性越高的标志具备显著性的可能性亦越大。当然，具备独创性的标志并不必然一定具备显著性。在商标授权时对于标志独创性的审查还可以实现排查是否与他人在先取得的合法权利相冲突的问题。

在本案中，“小熊”作为独立的三维立体标志，其本身虽然是对于自然界中客观存在的一种动物的描述，但仍不失为一种具有独创性表达的可能。正如二审判决所述，诉争商标的设计元素、构图风格、线条运用等较为独特，且能够明确识别为自然界客观存在的小熊，易为相关公众所识记，这样的标志也就具备了显著性的可能。同时，该“小熊”由类似于汽泡状几何图形组成，使用在第18类的皮革及人造皮革、箱子及旅行袋等商品以及第25类的服装、鞋子等商品上，该标志本身不具有功能性作用，与指定使用的上述商品没有任何联系，其已经具备了作为商标的可能性。

（二）识别性的判断要素

无论是理论界还是司法实践中能够达成共识的是，标志的显著性应当根据该标志与其所标示的商品或服务之间关系来判断，即该标志与商品或服务本身越不相关，其显著性越强；该标志与商品或服务本身的联系越密切，则其显著性越弱。

按照前述观点，则商品或包装容器之外的三维标志本身应具备较强的显著性，因为其与商品或服务之间的联系并不相关。然而作为三维标志，这样的判断逻辑并不必然成立。因为，一种三维标志如果和其所标示的商品或服务关系完全不相关或者特别远，则消费者很难会将其作为标示商品或服务来源的标志加以识别，因此，在判断标志显著性时仍需要考察该标志是否具备识别性。标志显著性的实现需要以具备识别性为前提。如果说显著性是指具备能够作为区分商品或服务来源的能力，则识别性就是让这种能力得以发挥的条件，即能够让相关公众将其作为商标加以识别。

判断三维标志是否具备识别性最关键的要素是对相关公众的认知习惯和能力的判断。商标授权确权司法解释第七条规定，人民法院审查诉争商标是否具有显著特征，应当根据商标所指定使用商品的相关公众的通常认识，判断该标志整体上是否具有显著特征。而如何判断相关公众的通常认识则并没有明确的法律规定。笔者认为，对相关公众通常认识的判断首先应明确是一个事实问题，需要通过一定的证据加以证明，而举证证明责任应当由商标申请人承担，即商标申请人在申请三维标志作为商标注册时应举证证明相关公众基于通常认识能够将其作为标示商品或服务来源的标志。商标申请人可以从相关公众的范围、指定使用商品或服务通常使用商标的方式以及诉争商标的具体使用方式等方面证明相关公众的认知习惯和能力。例如，对于汽车这种商品，目前在汽车主体之外附加立体三维标志作为汽车的商标已经成为相关公众普遍接受的一种商标使用方式，则其他主体在汽车商品上申请三维标志则可以依据相关公众的通常认识证明其具有识别性。而对于目前相关公众尚没有形成普遍认知的商标使用方式，则应加强当事人的举证要求。这里的商标使用方式审查应关注指定商品或服务行业或者领域，而非具体商标申请人的特殊使用方式。