“在先使用并具有一定影响”条款中 “使用”要件的判断

            新闻来源：中华商标杂志   

    “在先使用并具有一定影响”条款中 “使用”要件的判断 ——评海南海视旅游卫视传媒有限责任公司与商标评审委员会、东方风行（北京）传媒文化有限公司商标异议复审行政纠纷案

      要旨：判断未注册商标是否“在先使用并具有一定影响”，该商标使用的商品或服务应当在市场上已经实际流通，正在生产中或制作中的商品或服务，其赖以产生区分性的载体并未在市场上流通，故不能产生基于使用而形成的影响力。

                案  情

    当事人： 原审第三人（上诉人）：海南海视旅游卫视传媒有限责任公司

    原审原告（被上诉人）：东方风行（北京）传媒文化有限公司

    原审被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会

              案由：商标异议复审行政纠纷

 诉争商标“美丽俏佳人”由东方风行（北京）传媒文化有限公司（下称东方风行公司）于2008年8月29日向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）提出注册申请，指定使用在国际分类第41类“学校（教育）、培训、组织教育或娱乐竞赛、组织文化或教育展览、安排和组织培训班、组织选美竞赛、组织表演（演出）、为娱乐演出组织时装展览、出借书籍的图书馆、文字出版（广告宣传册除外）、图书出版、书籍出版社、在线电子书籍和杂志的出版、提供在线电子出版物（非下载的）、电影制作、广播和电视节目制作、戏剧制作、表演制 作、节目制作、电视文娱节目、文娱活动、演出、 俱乐部服务（娱乐或教育）、娱乐信息、娱乐信息（消遣）、健身俱乐部”等服务项目上，后经商标 局初步审定，2012年11月6日予以公告。

 海南海视旅游卫视传媒有限责任公司（下称旅游卫视公司）于2014年4月10日向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）提出异议复审申请。旅游卫视公司申请复审的主要 理由为：旅游卫视公司与东方风行公司通过合同约定，由东方风行公司对《美丽俏佳人》电视节目进行制作，自2006年起在旅游卫视公司持续播出该节目长达八年，在相关公众中已具有较高的知名度和美誉度。此外，旅游卫视公司与东方风行公司通过协商，由旅游卫视公司与东方风行公司共同享有该

电视栏目的著作权，双方虽未对“美丽俏佳人”的商标权作事先约定，但东方风行公司在未经旅游卫 视公司同意的情况下，擅自将电视栏目名称“美丽俏佳人”作为商标申请注册，具有明显的恶意，违反了诚实信用原则，不仅侵害了旅游卫视公司的在先权利，同时也属于以不正当手段抢先注册旅游卫视公司已经使用并有一定影响的商标。

 2015年7月7日，商标评审委员会作出商评字 ［2015］第47798号《关于第6925383号“美丽俏佳人及图”商标异议复审裁定书》（下称被诉裁定），认定：《美丽俏佳人》电视节目由旅游卫视公司与 东方风行公司共同制作并播出，双方亦通过书面协议的形式限定了各自的权利义务及相关商业利益的分配。在诉争商标申请注册日之前，《美丽俏佳 人》电视节目已在相关公众中具有较高的知名度， 曾连续五年获得了年度中国最具网络影响力的社会制片电视栏目。因此，本案应认定“美丽俏佳人” 作为在电视文娱活动等相关服务上的商标，已被相关公众熟知，而具有一定社会知名度。“美丽俏佳人”文字所承载的财产价值由旅游卫视公司与东方 风行公司共同实现，双方当事人均有权享有“美丽俏佳人”背后所承载的商誉并进行延续性的市场运营，故“美丽俏佳人”不宜由东方风行公司一方独享和垄断，诉争商标若获准注册易妨碍旅游卫视公司合法权益的实现。考虑上述事实，从维护双方当事人的实际利益出发，诉争商标在“组织教育或娱 乐竞赛、组织文化或教育展览、安排和组织培训班、组织选美竞赛、组织表演（演出）、为娱乐演出组织时装展览、电影制作、广播和电视节目制作、戏剧制作、表演制作、节目制作、电视文娱节目、文娱活动、演出、俱乐部服务（娱乐或 教育）、娱乐信息、娱乐信息（消遣）、健身俱乐部”共十八项服务项目上，违反了2013年修改的《中华人民共和国商标法》（下称商标法）第三十二条关于“申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定，不应予以核准注册。诉争商标在其余服务上，予以核准注册。

 法院查明事实如下：东方风行公司成立于2003年4月16日，注册资 本为1000万元，经营范围为制作、发行动画片、电视综艺、专题片等。

 2005年9月25日，北京东方欢腾文化艺术发展 有限公司（下称东方欢腾公司）与中国戏曲学院签订协议书，约定东方欢腾公司租用中国戏曲学院演播室录制《美丽俏佳人》节目。东方欢腾公司向中国戏曲学院支付了相应的演播厅租赁费35000元。

 2005年11月9日，《美丽俏佳人》节目主持人李静在博客文章《今天很那个》中记载：“我在录一档节目《美丽俏佳人》，节目从筹备到今天只有不到一个月”。2010年11月27日，李静在博客文章《美丽俏佳人5岁生日》中记载：“突然间，美丽俏 佳人也五岁了。我们五年前第一次录像，正是10月27日”。

 2015年7月至10月，许林江接受东方欢腾公司 委托参与了《美丽俏佳人》的节目名称设计和舞美设计，并于2015年10月在中国戏曲学院影棚内参与 了《美丽俏佳人》节目的首次录制工作。

 2006年1月起，东方风行公司以及东方欢腾公 司先后与旅游卫视公司签订多次合作协议，双方在合作协议中约定由东方风行公司制作《美丽俏佳 人》栏目各期节目并独家通过“旅游卫视”播出，各期节目的著作权由双方共有。双方在合作协议中

还约定了各自的权利义务及相关商业利益的分配。 2006年1月21日，《美丽俏佳人》节目在旅游卫视公司首播。东方风行公司与旅游卫视公司关于《美丽俏佳人》节目的合作从2006年1月开始，一直延 续至2012年12月31日。

 2008年1月15日，东方欢腾公司与东方风行公司签署著作权转让合同。转让方为东方欢腾公司，受让方为东方风行公司。合同约定，转让方东方欢腾公司和相关合作电视台共同拥有本合同附件二所列电视节目的著作权。转让方同意将本合同附件二所列电视节目的权利转让给受让方。合同附件二载明，《美丽俏佳人》合作电视台为旅游卫视，合作期间为2006年至2007年，共312期。

                审  判

 北京知识产权法院经审理认为：东方风行公司于2015年下半年便开始筹备并首次制作《美丽俏佳人》节目，且该节目的品牌创意、设计均来自东方风行公司。东方风行公司与旅游卫视公司在双方签订的合作协议中亦明确约定《美丽俏佳人》节目系由东方风行公司制作并独家通过“旅游卫视” 播出。后《美丽俏佳人》节目于2006年1月21日在旅游卫视首播，该播出时间当然晚于东方风行公司筹备、制作节目的时间，故旅游卫视公司并不存在在先使用“美丽俏佳人”标志的事实。虽然不可否认《美丽俏佳人》节目系通过“旅游卫视”的持续播出而为相关公众熟知，并因此获得一定社会知名度，但这并不意味着旅游卫视公司便当然取得对“美丽俏佳人”标志的“共有商标权”。鉴于东方风行公司申请注册诉争商标在先，且使用“美丽俏佳人”标志亦早于旅游卫视公司，故其不存在抢占旅游卫视公司在先使用并有一定影响的商标的事实，当然更不存在抢占旅游卫视公司在先使用并有一定影响的商标商誉的主观恶意。因此，其申请注册诉争商标的行为符合法律规定，亦不违反诚实信用原则。诉争商标在“广播和电视节目制作”等服务项目上申请注册未构成2013年商标法第三十二条 “以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”所指情形。被诉裁定的相关认定错误，依法予以纠正。综上，北京知识产权法院依照《中 华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项的规定，判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。

 旅游卫视公司不服原审判决，提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。北京市高级人民法院认为：2013年商标法第三十二条规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本条款需判断主张保护的商标是否为在先使用的商标，同时需判断该商标是否具有 一定影响。本案中，虽然东方风行公司提交了其与东方欢腾公司签订的《著作权转让合同》，但该合同系双方对著作权归属的约定，并未对相关的商标标志权利进行约定。且东方风行公司与东方欢腾公司系不同的法律主体，二者不能予以混同。因此，不能将东方欢腾公司对“美丽俏佳人”的使用行为等同于东方风行公司的使用行为。

 东方风行公司提交的有关场地租赁协议、广告 合作协议和主持人的微博等证据，仅能证明东方欢腾公司在创作作品过程中将“美丽俏佳人”作为节目名称加以使用，而不能证明东方欢腾公司将“美丽俏佳人”作为商标在先使用。

 诉争商标于2008年8月 29日申请注册。在此时间之前，《美丽俏佳人》节目于 2006年1月已在旅游卫视公司的平台进行播出。旅游卫视公司与东方欢腾公司之间分别于2006年和2007年签订合作协议，其中2006年的协议约定东方欢腾公司向旅游卫视公司提供节目方案，经旅游卫视公司书面审定确认后，由东方欢腾公司进行策划和制作并在旅游卫视公司频道中播出，东方欢腾公司如期将按旅游卫视公司要求制作的节目提交旅游卫视刊播；2007年的协议约定《美丽俏佳人》节目由双方共同投资，委托东方欢腾公司制作。 2008年旅游卫视公司与东方风行公司签订合作协 议，约定《美丽俏佳人》节目由双方共同投资，旅游卫视公司委托东方风行公司制作。旅游卫视公司与东方风行公司之间的合作协议至2012年。《美丽俏佳人》节目自2006年在旅游卫视公司的频道首播后，该节目曾获得多项荣誉。在诉争商标申请注册日之前，“美丽俏佳人”标志作为《美丽俏佳人》节目的名称，通过旅游卫视公司的平台进行传播和使用，已经使得相关公众将其识别为电视文娱节目，从而具有了区分商品或服务来源的作用，构成商标法意义上的未注册商标。而旅游卫视公司的此种使用行为，同时使得《美丽俏佳人》电视节目已在相关公众中具有较高的知名度。因此，旅游卫视公司的“美丽俏佳人” 标志作为在电视文娱活动等服务项目上的商标，在诉争商标申请日之前已经被相关公众熟知，构成在先使用并有一定影响的商标。东方风行公司明知该标志的存在，并将其申请注册为本案的诉争商标，其行为已构成商标法第三十二条规定的“以不正当抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”的情形。

 综上，二审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款第二项的规定，判决：一、撤销一审判决；二、驳回东方风行公司的诉讼请求。

                重点评析

        一、“在先使用未注册商标”给予保护的制度设计

 我国对于商标的保护采用申请注册制度，但商标法同时设计了有关未注册商标的保护制度，如商标法第13条、第15条和第32条。这些条款中对于未注册商标的保护成为商标申请注册的阻碍事由。在商标审查和司法实践中，商标法第32条系当事人在

商标异议和商标无效申请中常提出的审查依据。在采用商标使用制度的国家，对于在先使用商标给予保护系制度设计之必然。我国商标法在商标保护制度中选择了单一的注册取得模式，即商标法保护的是注册商标，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。但在采用注册单一制的国家，在先使用未注册商标的保护亦系制度设计中需要考量和增加的内容。综观世界各国立法，对在先使用的商标给予考虑和保护已经成为各国立法中常设的保护制度。

 对于在先使用的未注册商标予以保护，系诚实信用原则和遏制恶意注册行为的体现。在商标注册和使用中，诚实信用原则具体可以体现为商标权利人、相关权益人以及包括消费者在内的社会公众三方主体的利益平衡。具体而言，如果商标注册和使

用行为，会损害在先权益人或者相关消费者等社会公众的利益，该行为可以认定为有违诚实信用。商标法中的恶意发生在商标申请注册时和商标使用过程中，本条规制的抢注他人的未注册商标系典型的恶意抢注行为。在先未注册商标使用人通过长期、 大量的商业使用和宣传，该未注册商标上已承载了其企业的商誉和市场竞争力，在先未注册商标使用人对于其商业标识享有的权利应为受法律保护的合法权益。这是商标法禁止他人抢注在先使用的未注册商标的主要理由。商标的恶意抢注行为不仅侵害了在先使用人对于其商业标识所享有的合法权益， 给商业标识在先使用人造成市场交易机会的丧失和利益的损害，而且对消费者来说也会造成混淆误认，造成消费选择和判断上的误认。因此，在商标审查和司法实践中，基于诚实信用原则和对恶意抢注行为遏制的态度，需对在先使用并有一定影响的商标给予相应的法律保护。

        二、“在先使用未注册商标”认定的适用要件

 第一，诉争商标申请人行为需具有“不正当手段”。如果在先使用商标已经有一定影响，而商标申请人明知或者应知该商标，即可推定其构成“以不正当手段抢先注册”。但商标申请人举证证明其没有利用在先使用商标商誉的恶意的除外。

 第二，被抢注的商标构成“在先使用并具有一定影响”。在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，可以认定为有一定影响。一般情况下，如果只有少量的商标使用证据，则不宜认定构成“有一定影

响”的商标。相关商标在国内、国外均有实际使用的情况下，可以将境外的使用情况作为认定“有一定影响”的因素进行综合考虑。对于抢注手段特别恶劣、恶意特别明显的行为，个案中会降低在先使用人有关其未注册商标“影响力”的证明标准， 已达到保护合法在先权益、打击恶意抢注行为的目的。

 第三，对未注册商标的保护范围限于相同或类似商品上，在先使用人不能对商标申请人在与不相类似的商品上申请注册其在先使用并有一定影响的商标的行为主张权利。

 第四，诉争商标与在先使用的未注册商标构成相同或近似商标。

         三、关于该条中“使用”要件的判断

 在先使用并具有一定影响的商标，必须是对商标进行了商标法意义上的使用才会产生一定的影响力。如何认定商标使用行为系本条款需要判断的要件。实践中，关于使用的争议主要集中于贴牌加工和被动使用行为应该如何定性。本案的争议焦点在于“美丽俏佳人”标志的在先使用行为是由谁实施，以及当事人主张的“使用”行为是否起到区分商品和服务来源的识别作用。

 东方风行公司提供了一系列证据以证明由其在先使用“美丽俏佳人”标志。那么，我们需要判断东方风行公司的这些使用行为是否是在诉争商标指定使用服务和商品上的使用。对于使用行为的判断 一定要回归到指定使用的商品或服务上，且该服务

和商品已成为能够在市场上可以流通的客体。

 东方风行公司提交了东方欢腾公司于2005年9 月与中国戏曲学院签订的场地租赁协议、东方欢腾公司于2005年12月签订的有关广告合作协议、《美 丽俏佳人》节目主持人的微博以及证人证言等证据。但东方欢腾公司的上述使用行为均并非商标法意义上的“商标使用”。诉争商标指定使用的服务为“电影制作、广播和电视节目制作、戏剧制作、 表演制作、节目制作、电视文娱节目、文娱活动、演出”等，只有将标志使用在上述服务时，且经过使用使得相关公众能够将其识别成商标，发挥区别商品和服务来源作用时，这种使用行为才属于商标性使用行为，才能够产生“未注册商标”的权利。 节目名称要在“电影制作、广播和电视节目制作、 戏剧制作、表演制作、节目制作、电视文娱节目、文娱活动、演出”等服务上产生“未注册商标”的权利，需要结合标志的具体使用方式，即需要使用在上述服务上才能成为未注册商标。对于在“电影制作、广播和电视节目制作、戏剧制作、表演制 作、节目制作”使用的未注册商标，应使用在提供制作服务上，而不能将所制作的节目名称与提供的制作服务混同。当事人未提交证据证明其标志使用 在上述服务上，因此二审法院对当事人主张在上述服务上的使用不予认可。在“电视文娱节目、文娱活动、演出、俱乐部服务（娱乐或教育）、娱乐信 息、娱乐信息（消遣）”使用的未注册商标应依附于节目或信息，对于正在制作过程中尚未完成的节目或信息，不能据此产生未注册商标的权利。东方风行公司在本案中提交的都是在制作节目中使用的证据，而节目形成后在市场上流通的使用则是由旅游卫视公司实施的。综合东方风行公司提交的证据，其有关“美丽俏佳人”标志使用的商品或服务 均非在市场上已经实际流通中的服务和商品，或为正在生产中或制作中的商品或服务，或并非在诉争商标指定使用的商品或服务上。因此，因赖以产生区分性的载体并未在市场上流通，故不能产生基于使用而形成的影响力。（ 樊雪）